07/01/2019 Aspectos Jurídicos do Merchandising de Marcas em Games

O setor de games já é a maior categoria de negócios na área do entretenimento, superando os mercados cinematográfico e musical. Os games, hoje, vão muito além do mero entretenimento. Além de sua linguagem estar presente em diversas formas de expressão artística, eles têm auxiliado o posicionamento de diversas marcas no mercado.

Como podem ser viralizados com certa facilidade, as marcas a eles associadas tendem a alcançar um grande público em curto espaço de tempo. Portanto, os games formam um novo ambiente a ser explorado para a divulgação de marcas. É preciso, porém, tomar alguns cuidados jurídicos no momento da celebração de contratos de merchandising visando à divulgação de marcas em games.

Para a empresa de games que terá a marca associada a seu produto, a primeira cautela diz respeito à regularidade da marca perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), especialmente, se há algum questionamento do seu registro ou mesmo de seu uso. Se houver, é preciso cautela na decisão de associar a marca ao game, para que a empresa desenvolvedora não venha a ser eventualmente envolvida em uma disputa de marca sobre a qual não teve qualquer responsabilidade.

O que rege a utilização de marca por terceiros é o contrato de licenciamento. No caso da associação de marca a um determinado game, não apenas os requisitos do licenciamento devem estar presentes, mas, também, as condições negociais envolvidas no merchandising da marca.

Quanto ao licenciamento, pode-se licenciar tanto um registro de marca já concedido pelo INPI quanto um pedido de registro que ainda esteja em exame. O licenciamento de marca com registro já concedido pelo INPI é mais seguro para a empresa de games, pois o registro atesta que a marca já passou pelo exame daquele órgão. Vale ressaltar que o licenciamento deve sempre mencionar os números dos registros e/ou pedidos de registro das marcas que estão sendo licenciadas.

Há outros aspectos, também fundamentais, que devem ser previstos no contrato, como a concessão ou não de exclusividade para utilização da marca no segmento de mercado do game. Se houver exclusividade, a empresa detentora da marca não poderá conceder uma licença da mesma marca para outro game ou produto no mesmo segmento. Por outro lado, se não houver exclusividade, a marca poderá ser utilizada por outros games ou produtos do mesmo segmento.

Também é importante mencionar no contrato se há permissão para a empresa desenvolvedora do game sublicenciar a marca a terceiros.

Com relação a pagamentos, a regra no licenciamento de marcas é que a empresa licenciada pague royalties àquela detentora da marca. Tais pagamentos poderão ter como base um percentual incidente sobre a receita líquida decorrente da venda do game, ou ainda, um valor fixo por unidade vendida do game ou pela licença. O pagamento dos royalties somente será possível para registros de marca já concedidos pelo INPI. Pedidos de registro não fazem jus a remuneração.

No entanto, no caso de merchandising de marca por meio de um game, talvez não seja adequado à empresa de games pagar royalties à titular da marca, uma vez que a primeira estaria prestando um serviço de divulgação da marca. Nesse tipo de contratação, uma hipótese seria de a empresa titular da marca nada cobrar da empresa de games pela sua utilização, pois estaria se beneficiando do merchandising. A outra, seria de a empresa titular da marca até mesmo pagar valores à empresa de games pelo uso de sua marca, especialmente se a comercialização do game for bastante ampla e abrangente, com possibilidade de altos índices de exposição da marca.

Essa é uma questão relevante e que deve ser negociada entre as partes, variando de acordo com as especificidades do caso.

Por fim, o prazo do contrato não pode ser superior ao período em que o registro da marca estiver em vigor. Caso o registro não venha a ser prorrogado, o licenciamento no âmbito do contrato de merchandising, será invalidado, tão logo a marca venha a ser arquivada pelo INPI por falta de prorrogação. Nesta hipótese, a empresa de games ficaria descoberta com relação à possibilidade de terceiros tomarem medidas judiciais por entenderem que a marca utilizada no game viola os direitos sobre suas próprias marcas.

Tomando esses cuidados jurídicos, a utilização de marcas em ações de merchandising para games torna-se mais segura para as partes envolvidas.

 

Guilherme Carboni

Sócio do CQS Advogados

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